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특허는 사업의 목적이 아니라 수단이 되어야합니다. - 이용우 멘토 -
  • 등록일2018.10.11
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특허는 사업의 목적이 아니라 수단이 되어야합니다.


- 이용우 멘토 -

 

1인 미디어 촬영 디바이스 제조 기업 <마이포브>, 아이디어마루가 <마이포브>와 인터뷰를 진행하며 흥미로웠던 점은 스타트업이 ‘특허’출원을 준비할 때 애로사항을 겪고 있다는 점이었습니다.

 

나의 아이디어, 제품, 기술을 보호해줄 뿐만 아니라 사업의 가치까지 상승시켜주는 ‘특허’의 모든 것이 궁금해진 아이디어마루! 아이디어마루의 우수한 멘토들 중 ‘특허’분야 전문가 이용우 멘토님에게 인터뷰를 요청했습니다.

 

특허 관련 도움이 필요한 사람들이 있는 곳이라면, 어디든지 달려가겠다고 하는 마음 따뜻한 특허 전문가 이용우 멘토님과의 만남을 소개합니다.

 


▲ 이용우 멘토


Q. 멘토님 소개 부탁드리겠습니다.

 

저는 <특허법인 아주>에서 기계·전자·디자인 그룹 총괄을 맡고 있는 이용우 변리사입니다. 아무래도 창업을 준비하시는 분들 중 기계·전자 분야가 많다 보니, 굉장히 많은 컨설팅을 진행하고 있습니다.

 

또 중소기업, 대학교 특강 및 창업 준비 대학생·일반인, 스타트업을 대상으로 창업·지식재산권 관련 사업계획서 작성 방법 멘토링이나 강의를 진행하고 있습니다.

 

Q. 변리사는 정확히 어떤 업무를 하나요?

 

주 업무는 산업재산권을 보호하는 것이라고 보면 됩니다. 특허, 실용신안, 디자인, 상표에 대한 국내 출원과 등록, 해외 출원 및 등록 관련 업무를 수행하고 있습니다.

 

또한 지식재산권 분쟁이 있을 때 고객의 이익을 대변하는 업무를 합니다. 특허, 실용신안, 디자인, 상표에 대해서는 특허심판원이나 특허법원에서 고객의 이익을 지키기 위해 심판이나 소송을 대리하고 있습니다.

 

Q. 그럼 특허란 무엇인가요?

 

법률적인 측면에서 설명하면 특허란 ‘발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도’이며 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용하고 있습니다. 예를 들어, 자동차의 경우 기존 기술의 문제점을 해결하거나 성능 개선을 위한 기술·기능들이 개발되는데요. 이 기술·기능 개발을 진행하며 우리 머릿속에서 만들어지는 아이디어, 기술, 기능을 보호해주는 것이 특허라고 생각하면 됩니다.

 

특허 외 ‘실용신안, 디자인, 상표’에 대해 구체적으로 설명하면 실용신안은 특허와 대동소이하나 존속기간이나 보호대상이 특허보다 좁다고 보시면 됩니다. 기존 제품이 가지고 있던 문제점을 해결한 아이디어가 있다면 특허나 실용신안으로 보호 해야 하고요. 상표는 우리가 흔히 접하는 브랜드 개념으로 이해하면 됩니다. ‘아이폰’, ‘갤럭시 S'와 같이 본인이 취급하는 상품을 타인의 상품과 구별하기 위하여 상품에 사용하는 표지라고 이해하면 됩니다. 디자인은 물품의 형상이나 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것이며, 물품의 부분이나 글자체도 디자인에 의해 보호됩니다.

 

Q. 저희가 최근 창업 기업 <마이포브 (1인칭 촬영 디바이스 제조)> 인터뷰를 진행했습니다. 아이디어마루의 멘토 분께 사업 진행 과정에서 생긴 애로사항에 대한 멘토링을 요청해서 해당 질문을 대신 묻습니다.

 

1) 창업 준비 시 국내외 ‘선행기술조사’를 진행하는 것이 가장 어려웠습니다. 창업자 혼자 선행기술 조사를 수행할 시 유의해야 하는 점이나 조사를 수월하게 진행할 수 있는 노하우가 있을까요?

 

‘선행기술조사 교육’을 30분 정도만 들으면 전문가 수준은 아니더라도 누구나 선행기술조사를 진행할 수 있습니다. 일반인들이 가장 쉽게 접근할 수 있는 특허정보검색 사이트로 ‘키프리스(http://www.kipris.or.kr)’가 있습니다. 평소 네이버나 구글을 이용하여 검색을 해 보신 분들이라면 어렵지 않게 키프리스 사이트를 이용하여 선행기술을 조사하실 수 있습니다.

 

특허정보 조사 관련 궁금하신 분들이 있을 경우 현재 관련 강의를 무료로 진행하고 있습니다. 창업을 준비하는 분들이나 대학생들, 중소중견기업의 회사원분들을 대상으로 강의를 해 보면 30분 정도만 설명해도 어느 정도 선행기술조사를 하시더라고요.

 

또한 지식재산 검색 방법이나 지식재산 관련 다양한 강의들을 인터넷을 통해 볼 수 있으므로 관심 있는 분들이라면 검색을 통해 해당 강의를 활용할 수도 있습니다.

 

인터뷰를 읽고 계신 분들 중 이런 강의가 필요한 단체가 있다면 메일이나 전화로 연락 부탁드리겠습니다. (웃음)

 

2) 해외 특허를 준비할 때 ‘비용’, ‘짧은 특허 신청 기간’등의 어려움을 겪었습니다. 비용 부담을 줄이는 방안이나, 짧은 특허 신청 기간에 대비할 수 있는 방안이 있을까요?

 

해외 특허는 우선권의 이익을 가져가기 위해서는 국내 출원 후 1년 내에 출원하면 됩니다. 해외 출원하는 방법은 2가지가 있습니다. 파리조약 기반 우선권에 의해서 해당 국가에 직접 출원하는 방법이 있고, *국제특허출원제도(PCT)을 진행하고 최초 출원일 기준으로 30개월이나 31개월 내에 국제특허출원제도(PCT) 체약국에 국내단계 진입하는 방법이 있습니다.

 

스타트업에서 개발한 제품의 경우 사업의 미래도 불투명하고, 어느 나라 시장에서 반응이 있을지 예측하기 어렵습니다. 때문에 파리조약 기반 우선권을 통해서 출원을 하게 되면 1년 내에 무조건 해외 출원을 진행해야 하니, 사업에 대한 성공 가능성을 확신하지 못한 상태에서 많은 비용을 지불해야 하는 위험 부담이 있지요.

 

그래서 스타트업은 국제특허출원제도(PCT)를 활용하는 것이 좋다고 생각합니다. 최초 출원일로부터 30개월 또는 31개월 내에 해당 외국에 국내단계 진입을 하면 되기 때문에, 특허 출원을 하고자 하는 국가에서 본인의 제품이 사업성이 있는지 없는지를 판단할 시간을 어느 정도 확보할 수 있지요.

 

또 국제특허출원제도를 이용하면 ‘국제조사보고서(ISR/International Search Report)’라는 것이 나오는데요. 국제조사보고서가 기속력이 있는 것은 아니지만, 이 보고서를 보고 본인 특허의 등록 가능성을 대략적으로 판단할 수 있습니다.

 

그리고 출원했다고 끝난 것이 아닙니다. 해외 출원 후 등록 과정까지 2년에서 3년 정도의 기간이 소요되는데요, 이 과정에서 거절이유 대응 등을 포함한 비용이 계속 발생됩니다. 이 과정에서 발생되는 비용이 대략적으로 출원 비용의 1.5~2배 정도라고 말씀드릴 수 있습니다. 자금이 풍부하지 않은 스타트업이 감당하기에는 조금 어려울 수도 있죠.

 

* 국제특허출원제도(PCT): 특허협력조약에 가입한 나라간에 출원인이 출원하고자 하는 국가를 지정하여 자국 특허청에 PCT국제출원서를 제출한 날을 각 지정국에서 출원일로 인정받을 수 있도록 하는 제도 (출처: 네이버 지식백과)

 

Q. <마이포브>를 비롯한 많은 기업이 해외 시장을 염두에 두고 스타트업을 시작하고 있습니다. 해외 특허를 준비하는 기업들이 꼭 알아야 사항과 당부 말씀이 있다면 조언 부탁드립니다.

 

해외 출원 방법과, 사업을 하시고자 하는 국가에서 발생될 수 있는 분쟁 가능성을 미연에 대비하기 위한 선행기술조사가 중요합니다.

 

특허 소송이 발생했을 때 우리나라는 소송비용이 상대적으로 크지 않지만, 해외의 경우 소송비용이나 손해배상액이 크게 발생할 수 있으며, 국내와 달리 해외대리인을 사용하여 소송을 진행해야 하므로 의사소통이 원활하지 않을 수도 있습니다.

 

특히 미국의 경우 화해 등에 의해 소송이 중간에 끝나지 않고 끝까지 갈 경우 변호사 비용만 해도 10~15억 이상 발생될 수 있습니다. 일반 스타트업이라면 이 소송비용을 감당하기 쉽지 않겠죠. 그렇기 때문에 해외 진출 시 가장 중요한 것은 ‘나의 제품이 분쟁의 소지가 있는가’에 대해 미리 조사를 하고 그 나라에 진출하는 것이 중요합니다.

 


▲ 이용우 멘토

 

1인 미디어 촬영 디바이스 제조 기업 '마이포브'-[인터뷰 바로가기]


Q. 그럼 변리사의 입장에서 기업의 특허 출원을 도울 때 진행이 수월한 기업과 어려운 기업에는 어떤 차이가 있는지, 수월한 진행을 위해 기업체가 사전에 갖추어야 하는 부분이 있는지 궁금합니다.

 

‘본인의 아이디어를 구체적으로 표현할 수 있는 능력’이 가장 중요합니다. 스타트업에서 가장 어려워하는 부분이기도 하고요. 머릿속에는 아이디어가 있는데 이것을 발명제안서라는 서면으로 정리하는 부분에서 많은 어려움을 겪더라고요.

 

그래서 요즘은 발명제안서를 글로 표현해서 전달해달라고 요청하기 보다는 휴대폰 동영상 기능을 켜놓고 본인의 아이디어를 자유롭게 표현하는 과정을 촬영한 동영상 지참을 부탁드립니다.

 

이처럼 본인이 생각하고 있는 아이디어나 아이템에 대해서 구체적으로 설명할 수 있는 능력만 가지고 계시면 문제가 없습니다. 그러나 아이디어 정리가 안됐을 시 생길 수 있는 문제점이 있습니다. 예를 들어 상담할 때는 아이디어 정리가 안돼서 본인 기술의 10% 정도만 설명하여 이를 토대로 특허출원을 하였다가 추후 특허청으로부터 의견제출통지서를 받았을 때 심사관이 지적한 거절이유를 보고 ‘내 아이디어는 특허청에서 지적한 선행기술과 차이점이 분명히 있다’라고 하는 경우가 있습니다. 의견제출통지서가 발행되었을 때 의견서나 보정서를 통해 반박할 수 있지만, 이처럼 발명자의 머릿속에만 있던 아이디어들은 특허출원서에 포함되어 있지 않을 가능성이 크기 때문에 이와 같은 내용을 출원서에 추가하여 반박하는 것은 어렵습니다.

 

특허 출원서에 포함되지 않은 새로운 아이디어는 새로운 출원으로 진행하여야 하는데 본인이 낸 특허출원이 공개가 될 경우 그 특허출원으로 인해 거절되는 경우가 발생될 수 있기 때문에 처음부터 ‘본인의 아이디어를 구체적으로 표현할 수 있는 능력’을 갖추는 것이 필요합니다.

 

Q. 특허 분야 외 ‘지식재산권’ 분야에서도 많은 활동을 하고 계신 것 같습니다. 우리가 흔히 알고 있는 특허와 지식재산권은 어떻게 다른지, 특허 분야와 지식재산권 분야의 특허 출원 과정에서 유의사항은 어떻게 다른지 궁금합니다.

 

특허는 지식재산권의 한 분야라고 보면 됩니다. 일반적으로 지식재산권은 크게 산업 및 경제 발전을 목적으로 하는 산업재산권, 문화 발전을 목적으로 하는 저작권, 과학 기술의 발달과 사회 여건의 변화에 따른 새로운 분야의 발전을 목적으로 하는 신지식재산권으로 구분됩니다. 지식재산권의 하위 개념으로 산업재산권이 있고, 산업재산권의 하위 개념으로 특허·실용신안·디자인·상표가 있습니다. 그러니까 특허는 지식재산권의 한 분야라고 보면 됩니다.

 

유의사항은 앞에서도 말씀드렸듯이 ‘내 아이디어를 표현하는 것’입니다. 결국은 창업을 하는 분들이 이와 같은 사항들을 다 알고 있으면 좋지만, 그렇지 않을 경우에는 본인에게 가장 적합한 대리인을 찾는 것이 중요하다고 생각합니다. 다만 대리인과 협업을 하더라도 무조건 대리인을 믿기 보다는 대리인이 작성한 서류를 꼼꼼하게 검토해야 합니다.

 

가장 강조 드리고 싶은 주의점은 특허가 목적이 아닌 수단이 되어야 한다는 점입니다. 내 제품이 특허출원을 하게 되면 ‘내 제품은 특허출원을 한 제품이다’라고 홍보할 수도 있죠. 그러나 아무리 우수한 기술을 확보하고 있다고 하더라도 시장에서 판매되지 않으면 사장되는 것이 현실입니다. 그런데 뉴스를 보면 어떤 기술이 ‘몇 억’, ‘몇 십억’에 기술이전 했다는 소식을 듣고 내 특허도 그렇게 될 수 있겠다고 생각한 후 제품개발에 신경을 쓰는 것이 아니라 특허에만 신경 쓰는 분들이 가끔 있습니다. 아주 주의해야 할 점이지요. 특허가 사업의 목적이 되면 안 되고, 내 제품을 포장하고 사업성·기술성을 뒷받침할 수 있는 수단이 되어야 합니다.

 


▲ 이용우 멘토

 

Q. 어떤 계기로 아이디어마루와 인연을 맺게 되셨나요?

 

과거에 저희 회사와 거래하고 있던 고객이 아이디어마루를 통해 멘토링 요청을 했어요. 그분을 시작으로 아이디어마루와의 인연을 이어나가게 됐습니다.

 

멘토링을 진행하다 보니 많은 분들이 지식재산권 관련 질문은 많은데 해소 방법이 마땅치 않고, 변리사나 변호사를 만나려고 하더라도 주위에 아는 분이 없거나 비용 면에서 부담을 가지고 있는 분들이 많다는 것을 알게 되었습니다. 그러나 이런 고정관념과는 달리 대부분의 ‘특허법인(특허사무소)’는 문턱이 낮기 때문에 부담 없이 연락하시면 좋겠습니다. 공익변리사님들을 포함하여 지식재산 관련 컨설팅을 받을 수 있는 분들이 많으니 전문가와 협의를 하신 후 향후 발생될 수 있는 분쟁이나 특허포트폴리오 구축 등을 병행하시면 좋을 것이라 생각됩니다.

 

Q. 멘토님의 멘토링 누적 건수가 130건이나 됩니다. 그동안 다양한 분들을 만나셨을 텐데요. 기억에 남는 멘토링 기업이나 에피소드가 있으신가요?

 

다양한 분들이 있지만 독창적인 아이디어를 만들었고, 국내뿐 아니라 해외에서도 사업을 하시겠다고 해외특허를 조사해달라고 했던 분이 기억에 남습니다.

 

지자체에서 공공자전거가 활성화되기 전에 공공자전거 관련 아이디어를 제안했던 분도 기억에 남고요.

 

Q. 멘토링을 진행하시면서 어떤 자긍심을 느끼시나요?

 

아이디어마루에서 멘토로 활동하며 느끼는 자긍심은 멘티들이 해결하지 못했던 지식재산권 부분에 대해 맞춤형 해결책을 드릴 수 있다는 점입니다.

 

지금은 ‘노하우(knowhow)’ 시대가 아닌 정보가 어디 있는지를 찾아내는 ‘노웨어(knowhere)’ 시대입니다. 내가 모든 분야의 정보를 알 수는 없으므로 그 분야의 전문가면서 나에게 도움이 되는 사람을 찾는 것이 중요하다고 생각합니다. 내가 슈퍼맨이 될 수는 없으니까요. 그런 면에서 멘티들이 해결하지 못했던 분야에 제가 도움을 줄 수 있다고 생각하면 뿌듯합니다.

 

Q. 창업을 꿈꾸는 많은 멘티들에게 조언 부탁드리겠습니다.

 

창업은 결국 사업이고 현실입니다. 너무 이론적이거나 허황된 꿈을 좇기보다는 시장에서 통할 수 있는 아이템, 즉 내 입장에서 차별화만 주장하지 말고 일반인들이 접근할 수 있는 아이디어를 가지고 접근하는 것이 중요합니다.

 

그리고 나와 다른 생각을 갖고 있는 분들의 의견을 경청하는 자세도 중요합니다. 내가 좋은 아이템을 가지고 있다고 생각하면 주변의 의견이나 제안을 차단시키는 경우가 많습니다. 독불장군이 되어서 내가 잘못된 길로 나가고 있어도 그 자체를 인지하지 못하는 경우도 있습니다.

 

제가 제일 싫어하는 말이 ‘실패는 성공의 어머니’라는 말입니다. (웃음) 아직까지 우리나라 창업 문화에서는 실패했을 때 이를 딛고 다시 성공으로 이어지는 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문입니다. 그래서 실패할 때 실패하더라도 실패 가능성을 줄이기 위해 더더욱 노력하고, 시장에서 성공할 수 있는 아이템이나 틈새시장을 개척할 수 있는 그런 아이템으로 사업을 준비하시길 당부드립니다.